EL RECURSO DE CASACIÓN EN LOS PROCESOS DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE UNA MARCA

Antes de entrar a analizar la procedencia del Recurso de Casación en los procesos de oposición a la solicitud de registro de una marca, deseamos pasar revisado de la naturaleza jurídica de este tipo de proceso, el cual se encuentra regulado en el Titulo VIII de la Ley 35 de 10 de mayo de 1996.

Para la mejor comprensión del tema, consideramos oportuno precisar la definición del vocablo “oposición”, para luego determinar en que qué consiste el proceso de oposición de registro de la marca.  De acuerdo al Diccionario del Guillermo Cabanellas, oposición es: “en lo procesal, acto cuyo objeto consiste en que no se lleve a efecto lo que otro se propone, vaya esto en perjuicio de uno mismo o de otro.”  

 En virtud de lo expuesto, queda claro que el proceso de oposición al registro de una marca tiene como única finalidad, que es la de evitar que continúe, en la DIGERPI, el trámite de registro de una marca, y el mismo es entablado por aquella persona que se considere afectado por el registro, generalmente por conflicto con  alguna marca de su propiedad, por lo que son procesos que por su naturaleza no tienen cuantía, al igual que los procesos de Nulidad y Cancelación, pues, las pretensiones no son pecuniarias sino meramente declarativas.

En este mismo sentido se deja plasmada la finalidad de este tipo de proceso en la obra DERECHO DE MARCAS de la autora Zereth Torres Méndez, que establece:

“El objeto de la acción de oposición es impedir el registro de una solicitud de una marca, porque afecta el derecho marcario de un tercero; motivo por el cual, las solicitudes de marcas que se desean registrar ante la DIGERPI son publicadas en el Boletín Oficial de Registro de la Propiedad  Industrial (BORPI), porque es el medio idóneo mediante el cual se puede dar a conocer a los terceros las solicitudes de registro que puede lesionar sus derechos y ellos puedan entablar las acciones judiciales para impedir dicho registro que, en este caso, será la acción de oposición contra la solicitud de registro de una marca.

En relación con el resultado del proceso, el mismo tendrá dos consecuencias jurídicas y que son: la continuación del registro de la marca, en caso de vencer el demandado; o que se niegue la solicitud de registro de una marca, en el caso de resultar vencedor el demandante.” (lo resaltado es nuestro) (ZERETH TORRES MÉNDEZ; Derecho de Marcas; Editorial Mizrachi & Pujol S.A.; Primera Edición, junio 2012, Bogotá, Colombia, p.p. 213 y 223-224)

A manera de conclusión, casi todos los procesos judiciales contemplados en la Ley No. 35 de 10 de mayo de 1996, son procesos en los que, por su naturaleza, no se fija una cuantía en la demanda, siendo estos: los Procesos de Oposición a Solicitudes de Registro de los Derechos de Propiedad Industrial (como el de marca),  Procesos de Nulidad y Cancelación y Procesos de Oposición al Registro Sanitario; ya que no se pide una compensación económica, o se solicita el pago de daños y perjuicios, etc., sino que son procesos declarativos.  El único proceso que está previsto para fijar una cuantía, es el de uso indebido de los derechos de propiedad industrial.

APROBACIÓN DE LA LEY 61 DE 5 DE OCTUBRE DE 2012 QUE MODIFICA LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

En el año 2012 se presentó a la Comisión de Comercio y Asunto Económicos de la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley N° 511 para la modificación de la Ley 35 de 10 de mayo de 1996, relativa a Propiedad Industrial, todo ello con la finalidad de dar cumplimiento a los compromisos ratificados por nuestro país, como parte del acuerdo logrado con los Estados Unidos de Norteamérica  para la aprobación del Tratado de Promoción Comercial con dicho país, que exigía, entre otras cosas, que los países parte del Tratado debían adecuar sus normas internas para establecer procedimientos y recursos civiles efectivos  para la observancia de los derechos de propiedad industrial.

El proyecto fue discutido en la Comisión de Comercio y Asunto Económicos de la Asamblea Nacional, y en ella participaron el Ex Ministro Ricardo Quijano del Ministerio de Comercio e Industria, Diana Salazar Exviceministra de Negociaciones Internacionales, Pedro Bolívar, Consultor del Ministerio de Comercio y Eric Conte del Ministerio de Salud, según consta en el Acta N° 5 de 18 de septiembre de 2012,  de la Comisión.

Aprobada en los tres debates, fue adoptada la correspondiente Ley 61 de 5 de octubre de 2012, que, entre otras cosas, y por las razones antes expuestas, adicionó el artículo 194-A a la Ley 35 de 10 de mayo de 1996, a saber:

“Artículo 87.  Se Adiciona el artículo 194-A al Título VIII de la Ley 35 de 1996, así:

Artículo 194-A. La resolución judicial que pone fin a la segunda instancia para los procesos contemplados en esta Ley admitirá el recurso de casación. Se aplicará lo dispuesto en el Código Judicial.”

Es menester recordar que antes de la citada modificación, en los procesos judiciales contemplados en la Ley 35 de 10 de mayo de 1996, que estudiaremos más adelante, no existía la posibilidad de interponer Recurso de Casación y así lo estableció la Corte Suprema de Justicia al señalar, reiteradamente, lo siguiente:

“Por su parte, la recurrente sostiene que la resolución contra la cual pretende recurrir en casación sí admite dicho recurso, puesto que “los procesos por uso indebido deben resolverse en base al capítulo que reglamenta el recurso de casación civil en el Código Judicial”; ya que, a juicio de la impugnadora, “existen marcadas diferencias” entre la Ley 29 de 1996 y la Ley 35 de 1996, sobre la propiedad industrial, que es la materia objeto del presente proceso.

 

Luego de analizados los argumentos del Tercer Tribunal Superior de Justicia y de la recurrente, la Sala ha podido constatar que no le asiste razón a la petente, toda vez que, si bien es cierto, la resolución contra la cual se anuncia casación se dictó dentro de un proceso de propiedad industrial, que se rige por la Ley 35 de 1996, el artículo 197 de esta misma Ley contiene una norma remisoria a la Ley 29 de 1996, en el sentido de conceder a los Tribunales creados por esta última legislación, la competencia exclusiva y privativa para conocer de los procesos por uso indebido de los derechos de propiedad industrial.

 

Esta Corporación, en repetidos pronunciamientos, ha mantenido este criterio. Así, lo sostuvo en el fallo de 14 de enero de 2003, en un caso similar en que se discutía si en estos procesos se podía aplicar supletoriamente las normas del Código Judicial. En esa ocasión la Sala se pronunció así:

´…Observa esta Sala que la Ley Nº 29 de 1996 regula de manera clara y específica los casos en los que procede el recurso de casación contra las resoluciones dictadas por el Tribunal Superior de Apelación (en este caso el Tercer Tribunal Superior de Justicia) y no es necesario recurrir supletoriamente a las disposiciones del Código Judicial, y menos aún cuando la propia disposición (Art. 233 de la Ley 29 de 1996) señala expresamente que “Las demás resoluciones que dicte el Tribunal Superior de apelaciones no admiten recursos de casación“. (Fallo de 5 de junio de 2005 dictado por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.  CEBALLOS Y CEBALLOS RECURRE DE HECHO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL 8 DE MARZO DE 2005, DICTADA POR EL TERCER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL)

En vista de que el adicionado artículo 194-A de la Ley 35 de 1996, hace referencia a los procesos contemplados en esa Ley, se hace necesario pasar revisado del artículo 181 de la referida excerta legal, que también fue modificada por la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, en donde se listan los procesos judiciales regulados en la Ley:

“Artículo 181.  El procedimiento establecido en el presente título se aplicará a las siguientes materias:

1.  Las controversias que surjan con motivo de las oposiciones a las solicitudes de registro de marcas, nombres comerciales, de modelo o dibujo industrial o de expresión o señal de propaganda;
2. Los procesos de nulidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial;
3. Los procesos por uso indebido de los derechos de propiedad industrial;
4. Los procesos relativos a las materias contempladas en la presente Ley no indicados en los numerales anteriores.”

(OBSERVACIÓN: El numeral “4” fue adicionado por la Ley 61 de 5 de octubre de 2012)(La aclaración y el subrayado es nuestro)

De la lectura integral de anterior precepto y demás modificaciones de la Ley 61 de 2012, queda claro que son cuatro los procesos judiciales contemplados en la Ley 35 de 1996, y que son susceptibles del Recurso de Casación por mandato de la adición del artículo 194-A, siendo los tres (3) primeros: los Procesos de Oposición al Registro de los Derechos Propiedad Industrial, de Nulidad y Cancelación, y de uso indebido; procesos que ya se venían tramitando ante los llamados Juzgados de Comercio.

El último de los procesos listado en el artículo 181 de la Ley 35 de 1996, que fue introducido con la modificación del año 2012, hace referencia a los Procesos de Oposición al Registro Sanitario, materia nueva que fue introducida a tenor del artículo 100 de la mencionada Ley 61 de 2012 que señala:

“Artículo 100. Se adiciona el artículo 25-A a la Ley 1 de 2001, así:

Artículo 25-A.  Una vez recibida las solicitudes de Registro Sanitario, la Dirección Nacional de Farmacia y Droga hará pública la solicitud. A través de la página web del Ministerio de Salud  y/o en un Boletín Oficial de Solicitud de Registro Sanitario de la Dirección Nacional de Farmacia y Droga, que incluirá la información que corresponda, para que terceros puedan presentar oposición a la concesión del Registro Sanitario, basado en la utilización de datos de prueba no autorizados por su titular en el trámite sanitario.

Corresponderá a los tribunales competentes conocer los procesos de oposición a que se refiere este artículo y aplicará el procedimiento judicial establecido en al Ley 35 de 1996 (…)” (lo resaltado es nuestro)

Luego del anterior recorrido histórico, pasaremos a analizar el Proceso de Oposición al Registro de una Marca.

LA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 194-A DE LA LEY 35 DE 10 DE MAYO DE 1999 POR PARTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Una vez adicionado el Articulo 194-A por virtud de la modificación de la Ley 61 de 2012, tanto el Tercer Tribunal Superior como la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, por medio de la jurisprudencia, se han visto en la necesidad de interpretar la aplicación artículo 194-A de la Ley 35 de 10 de mayo de 1996, al momento de decidir la admisibilidad o no de los Recurso de Casación anunciados en los procesos de oposición a la solicitud de registro de una marca, señalando de manera reiterada que la posibilidad de recurrir en casación “se encuentra supeditada en todo caso a lo que dispone el Código Judicial” refiriéndose específicamente a lo que establece el artículo 1163 del Código Judicial, que señala:

“Artículo 1163.  Para que el Recurso de Casación pueda ser interpuesto es indispensable que concurran las siguientes circunstancias:

1. Que la resolución contra la cual se interpone, se funde o haya debido fundarse en preceptos jurídicos que rijan o hayan regido en la República; y
2. Que la resolución verse sobre intereses particulares, siempre que la cuantía del proceso respectivo no sea menor de veinticinco mil balboas (B/.25,000.00), o que verse sobre intereses nacionales, municipales o de instituciones autónomas o semiautónomas, o sobre hechos relativos al estado civil de las personas o que haya sido dictada en proceso de divorcio, de separación de cuerpos o de nulidad de matrimonio, o en proceso de oposición a título de dominio sin atenerse, en estos casos, a la cuantía.

En caso de que no se haya fijado la cuantía en la demanda, pero hubiere suficientes elementos para determinarla, se admitirá el recurso si excediese de la suma antes prevista.”

En base a lo anterior, el Órgano Judicial considera que la posibilidad de recurrir en casación en las controversias de propiedad industrial requiere que el proceso presente una cuantía no menor a los veinticinco mil balboas (B/. 25,000.00), lo cual, hasta el momento de la modificación, sólo era viable en los Proceso de Uso Indebido de los Derechos de Propiedad Industrial.

La anterior interpretación, fue objeto de duras críticas, pues, un sector de la abogados que tramitan están causas, considera que se estaba desnaturalizando la verdadera intención del legislador y el espíritu de la Ley, pues, consideraban que la finalidad de la adición del artículo 194A de la Ley 35 de 1996 se debió a la obligación de dar cumplimiento a los compromisos ratificados por nuestro país, como parte del acuerdo logrado con los Estados Unidos de Norteamérica para la aprobación del Tratado de Promoción Comercial con dicho país, que exigía, entre otras cosas, que los países parte del Tratado debían adecuar sus normas internas para establecer procedimientos y recursos civiles efectivos  para la observancia de los derechos de propiedad industrial.

Por lo que una adecuada interpretación de la norma, según esa corriente, deja claro que la adición del artículo 194-A de la Ley 35 de 1996, debía permitir la interposición del Recurso de Casación como medio de impugnación en todos los procesos que contempla y regula la Ley 35 de 1996, sin exclusión alguna, como lo son Procesos de Oposición, Nulidad o Cancelación.

Esta corriente de pensamiento, considera que la correcta interpretación del artículo 194-A de la Ley 35 de 10 de mayo de 1996 deja claro que la remisión a “lo dispuesto en el Código Judicial”  hace referencia a la aplicación de las normas del Código Judicial que regulan la tramitación del Recurso de Casación, y no al cumplimiento de otros requisitos de procedencia distinto a los establecidos expresamente, como lo es la cuantía, todo lo anterior debido a que la modificación del año 2012 no fue extensiva a reglamentar el trámite del recurso de Casación.

Y es que mediante el Artículo 194-A, el Legislador creó una categoría nueva de resoluciones que admiten casación indistintamente de la cuantía, tal como es el caso de las resoluciones dictadas en los procesos relativos al estado civil de las personas, procesos de divorcio, los procesos que versen sobre intereses nacionales, etc., que se mencionan en artículo 1163 del Código Judicial, respecto de los cuales, la propia norma señala que se entenderán susceptible del recurso de casación “sin atenerse, en estos casos, a la cuantía”.

A pesar de lo anterior, y luego de 10 años de adicionado el articulo 194-A de la Ley 35 de 1996, en la práctica tribunalicia muchos abogados o firmas de abogados, siguiendo la jurisprudencia nacional, han optado por incluir en sus demandas de oposición o demandas de nulidad y cancelación de registros marcarios, un apartado denominado “cuantía” fijando un monto superior a B/. 25,000.00, para posibilitar, en el futuro, la presentación del Recurso de Casación, sin embargo, todavía existe un sector que ha decidido no fijar cuantía en este tipo de demanda, a sabiendas que ello implica la imposibilidad de recurrir en casación, pero esa ya dependerá de la estrategia que desee seguirse.